4·26世界知識產(chǎn)權(quán)日|知產(chǎn)司法保護典型案例（四）：涉外定牌加工不能成為商標侵權(quán)的當然除外情形

涉外定牌加工不能成為商標侵權(quán)的當然除外情形

——江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司訴常州穩(wěn)健機械有限公司侵害商標權(quán)糾紛案

【基本案情】

江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司（以下簡稱常發(fā)公司）于1998年獲準注冊第1143073號注冊商標和第1143071號注冊商標，于1999年獲準注冊第1299488號注冊商標，于2011年獲準注冊第9529811號注冊商標（如圖1）。上述四注冊商標核定使用商品范圍均為第7類，包括柴油機等商品。其中，第1143073號注冊商標于2002年被原國家工商行政管理總局商標局認定為馳名商標。常發(fā)公司生產(chǎn)的常發(fā)牌單缸柴油機于2005年9月被授予中國名牌產(chǎn)品，于2016年12月被授予江蘇名牌產(chǎn)品稱號。

圖1. 常發(fā)公司商標圖例

2016年至2021年期間，常州穩(wěn)健機械有限公司（以下簡稱穩(wěn)健公司）在涉外定牌加工過程中，根據(jù)外方客戶的要求，生產(chǎn)并出口了含有“CHONGFA”品牌的柴油機1193臺，合計金額443970美元。定牌加工商品全部銷往國外。

圖2-1. 穩(wěn)健公司紅色商標 圖2-2.穩(wěn)健公司黑白圖例

2019年6月，常發(fā)公司發(fā)現(xiàn)，穩(wěn)健公司正在生產(chǎn)印有“CHONGFA”等標識的柴油機（如圖2-1、圖2-2）。新北區(qū)市監(jiān)局查處后，于2021年12月3日對穩(wěn)健公司作出行政處罰決定：1、沒收50臺“CHONGFA”ZS115G柴油機；2、沒收印有圖2-1室蓋標識模塊1塊和未使用的CHONGFA標識140張，圖2-1標識70張， 印有CHONGFA和 圖2-2的銘牌70張；3、罰款人民幣16萬元，上繳國庫。常發(fā)公司認為穩(wěn)健公司侵犯其商標權(quán)，訴至法院。穩(wěn)健公司辯稱，一是被訴行為屬于涉外定牌加工行為，產(chǎn)品最終銷往國外，不會直接進入我國流通領(lǐng)域，不可能造成相關(guān)公眾的混淆。二是穩(wěn)健公司在涉外定牌加工前，要求委托方出示了案涉標識在國外進行商標申請注冊的相關(guān)證明文件，已盡到必要、合理的審查義務。【法院認為】穩(wěn)健公司對案涉標識進行了商標性使用，使之發(fā)揮了識別商品來源的作用。雖然所有涉案產(chǎn)品全部銷往國外，國內(nèi)消費者接觸不到，但在商品生產(chǎn)、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)存在接觸可能性的經(jīng)營者、在境外接觸到該類商品的公民也屬于商標法意義上的“相關(guān)公眾”。穩(wěn)健公司對案涉標識的使用具有來源區(qū)分意義，屬于商標意義上的使用。穩(wěn)健公司將案涉標識使用在同類產(chǎn)品柴油發(fā)動機上，且與常發(fā)公司的涉案商標構(gòu)成近似，存在混淆的可能性，構(gòu)成商標侵權(quán)。穩(wěn)健公司關(guān)于其行為系涉外定牌加工，且已盡到必要、合理審查義務的抗辯理由不能成立。首先，穩(wěn)健公司的行為不構(gòu)成涉外定牌加工。認定涉外定牌加工，必須滿足兩個前提要件，一是生產(chǎn)的產(chǎn)品全部銷往國外，二是被訴侵權(quán)一方已經(jīng)取得國外注冊商標權(quán)利人的合法授權(quán)。本案中，穩(wěn)健公司提供了委托書和商標申請確認回執(zhí)，但沒有證據(jù)證明委托書中載明的委托人陳某所屬的HILL PARK公司系“CHONGFA”商標的權(quán)利人，商標申請確認回執(zhí)也非申請人已經(jīng)取得注冊商標專用權(quán)的文件，因此委托書和商標申請確認回執(zhí)均不能證明“CHONGFA”標識在國外已經(jīng)獲準注冊為商標，不能證明穩(wěn)健公司已經(jīng)取得國外商標權(quán)利人的合法授權(quán)。穩(wěn)健公司作為專業(yè)生產(chǎn)、銷售柴油機的企業(yè)，對于商標必須先注冊再使用等情況應當是知曉的，其沒有盡到必要、合理的審查義務。常州中院一審判決：一、穩(wěn)健公司立即停止涉案侵害常發(fā)公司第1143073號、第9529811號、第1143071號、第1299488號注冊商標專用權(quán)的行為；二、穩(wěn)健公司賠償常發(fā)公司經(jīng)濟損失60萬元。【法官評語】涉外定牌加工，是指在來料加工、來樣加工、來件裝配業(yè)務中，我國加工企業(yè)接受境外商標權(quán)人或商標使用權(quán)人的委托，按照其要求加工產(chǎn)品，貼附其提供的商標，并將加工的產(chǎn)品全部交付給境外委托人，境外委托人根據(jù)約定向國內(nèi)加工企業(yè)支付加工費，貼牌加工的產(chǎn)品不在境內(nèi)銷售的一種國際貿(mào)易形式。隨著我國經(jīng)濟發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，對于在涉外定牌加工中產(chǎn)生的商標侵權(quán)問題的認識，也在不斷變化。不能把涉外定牌加工簡單地固化為不侵犯商標權(quán)的除外情形，機械適用法律，否則就違背了商標法上商標侵權(quán)判斷的基本規(guī)則。我們認為認定商標性使用，應當從相關(guān)公眾的視角出發(fā)，以相關(guān)公眾是否會以被控侵權(quán)標識作為識別商品來源的標記為標準。商標法意義上的相關(guān)公眾，不僅包括與商標所標識的該類商品的消費者，還包括與該類商品的營銷有密切關(guān)系的其他經(jīng)營者。因此，即使涉外定牌加工的產(chǎn)品國內(nèi)消費者接觸不到，但在商品生產(chǎn)、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)存在接觸可能性的經(jīng)營者也屬于商標法意義上的“相關(guān)公眾”。此外，隨著我國進出口貨物以及進出境人員的增多，在境外接觸到該類商品的公民也屬于商標法意義上的“相關(guān)公眾”。因此，穩(wěn)健公司將案涉標識貼附于柴油機兩側(cè)、機頭及室蓋的顯著位置，不僅具有裝飾性，更具有說明性；標識字體較大，較為顯著，易于被相關(guān)公眾觀察到，故穩(wěn)健公司對案涉標識的使用已具有來源區(qū)分意義，屬于商標意義上的使用。因為穩(wěn)健公司在相同商品上使用了與常發(fā)公司近似的標識，易使相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆，故已構(gòu)成商標侵權(quán)。此外，出口型企業(yè)和貼牌加工企業(yè)都應當從本案中汲取經(jīng)驗教訓。對于出口型企業(yè)而言，商品出口不僅意味著商品的輸出，還應當考慮在全球國際化大背景之下在國外市場的知識產(chǎn)權(quán)保護問題，尤其是在國內(nèi)已經(jīng)被認定的馳名商標的情況下，更應當積極主動在主要出口國家或者地區(qū)注冊商標，以更好地占有市場、服務出口。對于貼牌加工企業(yè)而言，雖然商標權(quán)保護一般而言止于國界，但涉外定牌加工并不意味著商標侵權(quán)的豁免，尤其是全球人員以及商品流動不斷加強的大背景之下，仍然存在侵犯國內(nèi)商標權(quán)的可能，對于涉外定牌加工業(yè)務，一定要嚴格審查授權(quán)方的權(quán)利來源，以及該知識產(chǎn)權(quán)在國內(nèi)注冊和保護的情況，避免發(fā)生相關(guān)法律風險。

供稿：民三庭

編輯：張 瀾

審定：張立群